成功案例：
谢立嘉  律师  盈科上海律师事务所

引言：
    涉外贴牌加工，也叫定牌加工（OEM）是一种比较常见的对外贸易形式。司法实践中贴牌加工是指由境外委托方提供商标，境内的受托方将其提供的商标印在所加工的商品上，并将加工后的产品全部返还给委托方，受托方不负责对外销售的生产组织方式。

    但日常贸易中，存在这样一种情况：境外委托方是贴牌商标的境外某国权利人，而贴牌商标在国内有其境内权利人，境外委托方委托境内受托方（非境内贴牌商标权利人）生产贴牌商标产品。鉴于商标的地域属性。境内受托方生产、出口贴牌产品是否构成商标侵权？是否需要承担赔偿责任？本人作为专业商标侵权律师在此通过亲身办案经历，对此问题进行简要论述。

    根据我国商标法第五十二条的规定，“有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的；……”在很多贴牌加工行为中，就引言第二段所描述的那样，境内受托人只获得境外商标权利人的许可，而未经国内商标注册人的许可。同时，由于各种各样的原因或品牌发展历史背景，很多情况下“境内受托人”贴牌加工的商标与国内商标注册人持有的商标构成完全相同。据此两点，司法或执法机关依据我国商标法判定“境内受托人”商标侵权的案例屡见不鲜。特别是作为商标侵权的主要行政执法部门，海关部门和工商部门更是会比较严格地依据《中华人民共和国商标法》进行商标侵权的查处。不少境内受托进行贴牌加工的企业因此遭受了“货物被扣”、“没收”、“罚款”等行政处罚，并承担了“停止侵权”、“赔偿损失”的商标侵权责任。

    但本律师于2013年初在上海代理了一起涉及涉外贴牌加工的商标侵权案件，通过积极争取，历时半年多，帮助本案被告，也就是“境内受托人”获得胜诉，被法院认定为“不构成商标侵权”。
    原告W公司系一家香港公司，于2009年在中国成功注册了“W文字商标”，在25类服装上核准使用。而“W文字商标”澳洲权利人于2003年在澳洲注册了相同商标，也是在25类服装上核准使用。本律师客户S公司则（以下简称“客户S”）系苏州一家服装公司，受“W文字商标”澳洲权利人委托，在中国贴牌生产一批“W文字商标”的服装，并全部出口到澳洲权利人指定的公司。

    2012年8月，在客户S向上海海关申报货物出口时，由于原告W申请了知识产权海关保护备案，客户S所有拟出口澳洲的贴牌产品被海关以“涉嫌侵犯W公司商标专用权”为由扣留。一个月后，客户S的被扣货物被认定为商标侵权，货物被没收，并被罚款。

    2013年1月，原告W公司又向人民法院提起对客户S的商标侵权民事诉讼，并要求赔偿原告80多万元合理费用及经济损失。本律师接受客户S的委托，办理了该案。在办理案件的过程中，本律师注意到：1.客户S在接受境外商标权利人委托时已经尽到了对涉案商标权利的审查义务，要求境外权利人提交了相关合法有效的权利证明文件，且发现境外权利人的商标注册日期远在于原告W公司在境内注册商标的日期，无主观恶意；2.原告W公司与境外权利人之前长期存在一定利益关联，就“W文字商标”在中国的委托加工存在业务关系，而原告W公司在中国注册“W文字商标”没有合理性，系窃取他人在境外的商誉进行的国内抢注；3.原告W公司系一家空壳企业，在中国注册了“W文字商标”后却未进行过任何构成识别性作用的有效使用，而恰恰只在进行长期的商标权维权、侵权投诉、举报及诉讼，意图从中获取利润；4.客户S在本案中，进行贴牌加工后，严格按照境外权利人的委托将所有加工货物申报出口，并未在国内市场销售，根本上不会造成国内相关公众的混淆；5.客户S的行为从根本上不会侵害原告W公司的权益，不会侵占其国内市场份额，未对其造成任何损失。6.本案系典型的贴牌加工行为，在国内的贸易类型，特别是在沿海地区，有其普遍性，是主要的经济增长方式，应当予以特殊考虑。

    最后，经过几轮庭审，法院接受了我方的答辩观点，认定客户S的贴牌加工行为不构成商标侵权，驳回了原告的诉讼请求。对此判决，不少人可能会提出异议：在海关已经认定客户S构成侵权的情况下，法院又以何法律依据认定不侵权呢？一般情况下，海关及工商部门会依据现行有效的《中华人民共和国商标法》作出相关处罚决定，但法院作为更为专业的案件审判机关，则会更为全面地考察案件的具体情况，分析具体情形，综合考虑各种因素，同时也会参考最高人民法院的司法解释及审判原则，对个案作出认定。

    而我们探讨本案例的重大意义则在于：法院司法实践中，就涉外贴牌加工行为，作为境内受托人在未获得境内商标权利人授权的情况下进行加工及出口的，并不当然构成商标侵权。进而，基于工商、海关及法院就此种情况下是否构成商标侵权的认定标准及法律适用存在不统一的情况，在接受工商或海关调查或处罚后，完全可以根据案情的具体情况进行深入分析，进行不构成侵权的答辩，甚或适时地提起“确认不侵权之诉”，化被动局面为主动。


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