成功案例：

谢立嘉  律师 盈科（上海）律师事务所

    社会普罗大众通过“知名公司简称”及“知名商品名称”才了解其所属企业的情况比比皆是。比如我们先是熟悉了“索爱”手机才知道它是索尼爱立信公司的产品；同样，我们先知道了“伟哥”药丸才了解到它是美国辉瑞制药公司的产品。他们之间的这种联系似乎顺理成章。但从商标专用权的角度来看，在中国“索爱”是否是索尼爱立信公司的商标？而“伟哥”是否又是美国辉瑞公司或其中国子公司的商标呢？

    答案并非我们想当然的那样顺理成章。即使这两个品牌影响力广泛且巨大，以至于大部分消费者都认为“索爱”商标来源于索尼爱立信公司，“伟哥”药丸来源于美国辉瑞制药公司，但恰恰“索爱”商标在电子产品类别及“伟哥”商标在人用药类别上，中国的商标专用权人都与以上两家公司没有任何关联，而另有其人。

    有人肯定会提出这是典型的“抢注”行为，存在明显的不合法性。几年前，索尼爱立信公司与美国辉瑞公司都曾就“索爱”与“伟哥”商标注册的合法性问题向国家工商总局商标评审委员会、三级人民法院（直至最高人民法院）提出过异议及诉讼，但他们的主张最终都被驳回。我国法院最后确认，“索爱”与“伟哥”的注册商标专用权合法地为涉案第三人所享有。审理过程中，索尼爱立信公司、美国辉瑞制药公司就系争标识所提出的，包括“抢注”、“造成不良社会影响”、“侵犯未注册驰名商标权”、“侵犯知名商品所特有的名称”等主张都未得到支持。

    这究竟是何原因造成？

    本律师自去年直至今年，作为被告的代理人也办理了一起类似案件。具体案情梗概如下：原告是某一境外较知名服装品牌的权利人，其英文商标在境外注册并长期在境外使用。2007年该品牌开始进入中国市场销售，其也早在2005年就申请注册了较为知名的英文商标“XXXXX”，并于2007获得商标核准。鉴于该英文商标的谐音翻译成中文在汉语中有积极乐观的含义，因此大部分中国消费者自其进入中国市场后都自发地称该英文商标为“某某甲”，并一直沿用，且原告有充分证据证明在中国“XXXXX”英文商标与“某某甲”构成了唯一的指向性联系。

    该案中本律师的当事人即被告却于2007年在服装所属第25类上申请了“某某甲”中文商标，并于2008年获准注册，并在一定范围内生产、销售“某某甲”品牌的服装，但销量及影响力远不及于“XXXXX”品牌产品。

    随着“XXXXX”产品在中国的不断开拓创新、宣传及推广，其影响力不断扩大并深入人心。也有越来越多的消费者将“XXXXX”品牌在中文中呼叫成或联系成“某某甲”品牌产品。由此，原告于2012年初向国家工商总局商标评审委员会提出撤销被告所拥有的“某某甲”中文商标。提出以下四点申请撤销商标的理由：

1.“某某甲”是原告享有的未注册驰名商标，影响力大，社会声誉好，原告对此驰名商标享有权利，被告构成抢注，应予撤销；
2.“某某甲”是原告依据反不正当竞争法享有的知名商品的特有名称，原告对此享有在先权利，被告构成抢注，应予撤销；
3.“某某甲”在客观上已经与“XXXXX”构成来源上的唯一对应联系，“某某甲”的注册已经造成消费者的误认，且是翻译了原告的“XXXXX”注册驰名商标，侵犯了驰名商标权人的利益，应予撤销；
4.“某某甲”的注册在主观上构成恶意，客观上造成误认，并致消费者严重混淆，是典型的造成不良社会影响的商标注册行为，应予撤销。

    在整个庭审阶段，本律师注意到：通过原告的长期经营，“XXXXX”英文商标目前在中国已经具有广泛影响力，并深入人心；市场及绝大部分消费者都认为“某某甲”就是“XXXXX”品牌的中文名称，两者构成唯一对应的关系，就这两点事实，被告已经很难否认，虽不应承认但无法回避，这也是本案被告面临的两大困难。但作为被告代理人本律师也同时注意到以下几点并向商评委及法院提出：

    1.原告一直没有注册“某某甲”商标，而在被告于第25类申请注册“某某甲”商标的时候，原告刚刚进入中国市场，且贴有“XXXXX”英文商标的产品也刚刚开始在中国进行销售。换言之，被告申请“某某甲”商标的时候，原告就“XXXXX”并没有在中国形成如今般的广泛影响力及知名度，也没有太大销售量。“XXXXX”本身在当时还不构成驰名商标。并且“某某甲”在中国也未与“XXXXX”形成唯一对应的关系。
    2.即使原告提出证据证明在被告于2007年申请注册“某某甲”商标时，不少媒体，特别是境外媒体已经将“XXXXX”翻译成“某某甲”。但我们注意到，由于当时“XXXXX”还未进入中国市场，而境外媒体宣传的影响力并不当然延伸到国内市场，因此不能认为“某某甲”作为“XXXXX”的翻译名在中国已经具有广泛影响力。
    3.更为关键的是，本律师注意到：对于“XXXXX”商标的中文翻译“某某甲”，从来就是媒体自发的翻译、宣传，而消费者及市场也是自发或从媒体的自发宣传中了解或熟悉到“某某甲”。作为“XXXXX”品牌权利人的原告，从未公开宣布或以其它方式公开确认“某某甲”是其英文商标“XXXXX”的中文翻译，也从未自行将“XXXXX”翻译成“某某甲”，或以“某某甲”主动积极地在中国进行过任何形式的宣传、推广或产品包装，即本律师认为原告从未认可或使用过“某某甲”商标。因此原告根本不构成对“某某甲”享有任何权利，包括驰名商标权或知名商品特有名称的权益。
    4.另外，我国商标法中所指的“其它不良影响”，本律师认为是指商标文字本身或含义的不良影响，且必须上升到侵害社会重大公共利益的高度。而“某某甲”商标的注册显然不符合这样的要件。
    
    最后，商评委及法院都不同程度上采纳了我方观点，驳回了原告意图撤销“某某甲”商标的请求。

    对于此类案件，包括本文开始时提到的“索爱”、“伟哥”商标，是否主动积极地将“索爱”、“伟哥”作为商标在宣传、推广及产品包装或产品上使用是十分关键的要件。根据我国商标法和商标实施条例所称商标的使用，是包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。而在涉及抢注商标的规定中，只有以不正当手段抢先注册了他人已经使用并有一定影响的商标才构成违法。本案中，被动地使用以及进而形成的“XXXXX”英文商标与“某某甲”的唯一对应关系，都不是原告主动为之的使用行为，因此不应当被认为是对商标的使用行为，不能得到法律保护有其法律依据。

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