谢立嘉律师 北京盈科（上海）律师事务所
 

    在国际品牌授权项目中，作为境内公司一方在绝大多数情况下扮演了品牌被授权者的角色。毫无疑问品牌授权首先关注的应是商标的授权。而无论是品牌授权中介服务企业还是参与商标被授权者的法律专业人士则首先应关注的是从境外引入的商标是否已在中国注册，或换句话说，即是否得到中国法律的专用权保护。若不能得到专用权法律保护，则对于授权商标在中国的推广及盈利将障碍重重。

    使授权商标达到法律保护的资格不但是境外商标授权者应尽的义务，也是商标被授权者须十分重视的缔约必备条件。但往往在实践中，就有不少商标授权者与被授权者有意或无意地忽视了这个问题，导致法律纠纷的产生。

    依据从境外引入中国的商标获得我国法律保护的形态不同，可以商标分为三类，分别是：“国外商标”、“国际商标”与“境内注册商标”。作此区分的前提是商标专用权法律保护具有地域性特征，即原则上只有在当地注册，才受当地法律予以专用权保护，除非依据国际条约提出申请或被认定为驰名商标。

    首先，“国外商标”言简意赅地讲，是指相对中国而言，该商标在其境外所属国获得所属国当局的商标注册，受所属国商标法律保护，而未申请“马德里注册”或中国当局注册的国外商标。第二，“国际商标”是指商标所有人依据《商标国际注册马德里协定》的规定，向世界知识产权组织的知识产权国际局提出商标注册申请，以便在其他协定参加国取得其已在所属国注册的用于商品或服务项目的标记保护。同时，依据《商标国际注册马德里协定》的规定，通过国际注册的商标可依据商标所有人的申请，将其商标保护范围自然延伸至其所要求的马德里协定参加国（包括中国），无需另行向这些国家单独提出注册申请。上述两类商标所提及的“马德里注册”是指根据《商标国际注册马德里协定》（简称“马德里协定”）或《商标国际注册马德里协定有关议定书》（简称“马德里议定书”）的规定，在马德里联盟成员国间所进行的商标注册。通过“马德里注册”，商标所有人仅提交一件申请即可使其商标在马德里体系的联盟国内受到商标保护。中国亦是马德里协定及马德里议定书的缔约国。第三，“境内注册商标”是指，境外商标在境外所属国获得所属国当局的商标注册后或并未获得所属国当局的商标注册，不通过“马德里注册”，而直接向中国当局申请注册以期获得中国商标法保护的注册商标。其虽来自境外，但与中国国内产生的注册商标受同等地位的法律保护，故本文称其为“境内注册商标”。
    基于是否注册或备案的不同，对于“国际商标”、“境内注册商标”以及“国外商标”在国内受到不同程度的法律保护。笔者结合日常工作中遇到的一些实际情况，主要就国外引入的商标在国内授权过程中受法律保护现状中的一些问题作一番讨论。
 
一．“国外商标”授权是否有效及是否有权收取商标使用费
    这是一个往往被忽略且不轻易发现的问题，但在商业实践中却频频发生。笔者曾接触过这样一个案例，某被授权者考虑到稍纵即逝的商业利益从境外引进一个“国外商标”并意图立即在中国推广，该“国外商标”的境外权利人亦同时有尽快获得经济收益的目的。虽然“国外商标”的境外权利人清楚地知道在中国注册完成一个商标需要1-2年的时间，但这绝不会成为其获得品牌利益的障碍。因此，其仍然在“国外商标”还未向国家商标局提交商标注册申请的时候与被授权者签订了“商标使用许可协议”，并约定自签约时起被授权者可使用该“国外商标”并向境外权利人支付商标使用费。当然，被授权者对此也是明确知晓的。该合同履行了一阶段后，被授权者却以“国外商标”未获得中国注册为由向法院提出确认双方签订的“商标使用许可协议”无效，并要求返还所支付的所有商标使用费。
    笔者认为分析这个问题首先应当从未注册商标使用的法律地位说起。“国外商标”的显著特征是未在中国商标局获得商标注册，即不享有商标法上规定的注册商标专用权。法定的注册程序让商标获得排他性权利，但对于未经注册的商标尽管并不能获得排他性权利，但法律上也未禁止未注册商标的使用与许可（授权）权利。恰恰在很多情况下，对于未注册商标的在先使用也能作为撤销恶意抢注注册商标行为的一个法定要件，比如我国《商标法》第三十一条，“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”可见我国法律在保护注册商标的同时，也支持未注册商标在不侵犯其他权利时的合法使用行为。同时，商标未经注册并不能否定其具有商业价值，因此，对于一项未经注册的商标，通过协议方式将商标许可他人使用，虽然明显地对于被许可人有较大风险，但只要被许可人对此并无异议，并不存在侵犯国家及社会公共利益时，则应当适用法律上的权利自由处分原则。因此，未经注册的“国外商标”是可以授权的，而作为对价的商标使用费（权利金），只要被授权者许诺，并对该商标进行了实际使用，被授权者应有义务予以支付。
    “国外商标”的“未注册，先授权”推广模式在我国有相当大的存在必然。为尽量减小由此给境内品牌被授权者带来风险，笔者觉得可采用以下这些方式缓冲可能给被授权者带来的损失。这些方式包括但不限于约定品牌使用费按照申请商标注册的阶段支付，任何一阶段发生驳回事由的，费用应当根据情况按比例返还、支付违约金或有权终止协议；约定其它品牌利益及权利的让渡；约定授权期限的延长；约定授权品项的替换等等。

(未完待续)

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