(承接上文)

谢立嘉  北京盈科（上海）律师事务所律师

四．一定情况下“涉外贴牌加工（OEM）”不构成注册商标侵权

    我们常见的贴牌加工（OEM）一般是由境外注册商标等知识产权权利人或其它品牌被授权方（“委托人”）委托境内工厂，按照委托人订单的要求，在境内加工生产品牌产品，并予以贴牌出口返回委托人而不在国内进行销售的经营行为。“贴牌加工（OEM）”目前已经在中国发展十分普遍，但在注册商标领域，有如下矛盾尖锐而突出，并有可能阻碍“贴牌加工（OEM）”经营行为在我国的发展：由于商标保护地域性的特征，相同或者相似的商标在国外注册的商标权利人与在我国注册的商标权利人往往非同一人。而我国商标法第五十二条有明确规定，“未经商标注册人（此处仅指我国境内的）的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的，属侵犯注册商标专用权”。结合该条款以及《商标法实施条例》中的相关规定，“商标的使用”行为涵盖了贴牌加工（OEM）中将商标标识贴于商品或商品包装上的情况。因此，在贴牌加工中（OEM），境外商标权利人在未经境内商标注册权人同意的情况下，委托工厂贴牌加工带有注册商标商品的行为符合侵权规定的表面要件。在过往的司法实践中，甚至包括目前在工商部门、海关的行政执法过程中，为境外委托人贴牌加工的境内工厂因侵犯商标权遭受民事赔偿、货物没收、查处、罚款的情况较为普遍。这样的司法及执法环境显然在一定程度上已经阻碍了贴牌加工产业及出口贸易的发展。因此，重新审视贴牌加工是否侵犯境内注册商标权的需求确实存在。

    笔者在执业过程中，长期关注此类案件的司法实践。2011年，浦东新区和上海市一中院作出的一个判决对贴牌加工（OEM）是否构成注册商标侵权有积极意义。

    被告某鱼恤有限公司于1996年经我国商标局核准，获得“CROCODILE”商标在第25类服装类别上的注册商标权。
新加坡某公司于1987年，2005年及2006年在韩国同样于第25类服装类别上注册了“CROCODILE”及与其有关的系列商标。2007年，新加坡某公司与韩国某公司签订了《商标许可协议》，授权其在韩国境内生产、销售带有“CROCODILE”及有关图文商标的服装。
    随后，韩国该公司于2009年委托本案原告中国无锡某公司加工生产某批次“CROCODILE”女士服装，并获权利人同意。双方的委托加工协议中约定了服装加工数量，单价，并且就原告无锡某公司必须将根据订单所加工生产的“CROCODILE”服装全部发回韩国在中国境内不得进行任何销售进行了明确约定。
    2010年初，原告无锡该公司在完成订单将货物申报出口韩国时，被上海海关以涉嫌侵犯被告某鱼恤公司“CROCODILE”注册商标专用权为由扣留。其出口货物申报单的内容，包括数量、单价、目的地等与委托加工协议中的内容一致。2011年，原告无锡某公司向人民法院提起诉讼，请求确认其定牌加工行为（OEM）未侵犯某鱼恤公司的注册商标专用权。后经两级人民法院审理认定，原告无锡某公司的贴牌加工行为（OEM）不构成商标侵权。
    由此判决我们可知，在贴牌加工行为中，虽然所贴牌的商标只在境外享有注册商标权，而国内商标权并不属于其委托人且其也未获得任何授权，但只要贴牌加工者拥有境外权利人的合法授权，且所贴牌加工的产品全部返回国外而不进入国内市场，则客观上不存在使我国境内相关公众对商品来源产生混淆、误认的可能。鉴于商标作为一种标识其基本功能在于识别商品和服务的来源，商标立法为保护这种基本功能的实现，主要用以防止相关公众对商品或服务的来源可能产生的混淆及误认。因此，在有充分证据证明其客观上不可能造成相关公众对产品或服务的来源构成混淆及误认的前提下，认定该贴牌加工行为（OEM）不构成侵权是有法律基础的，并且符合现实市场经济发展的需要。

（未完待续）



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